Przepisy dotyczące znaków towarowych w żaden sposób nie ograniczają swobody stron w określaniu okresu obowiązywania licencji. Licencja może zostać udzielona na czas określony jak i nieokreślony. W tym pierwszym przypadku licencja wygaśnie z momentem nadejścia terminu, do którego licencjobiorca był uprawniony do korzystania ze znaku. W drugim przypadku licencja wygaśnie z końcem okresu wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (dalej Ustawa) wskazuje, że uprawniony do znaku towarowego może udzielić upoważnienia do korzystania z oznaczenia od momentu uzyskania prawa z rejestracji – tj. udzielenia przez Urząd Patentowy RP prawa ochronnego na znak towarowy. Datą końcową obowiązywania licencji będzie wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat i biegnie od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP. Przepis art. 153 ust. 4 i 5 Ustawy przewiduje, że  prawo ochronne na znak towarowy może zostać przedłużone dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy 10-letnie, na wniosek uprawnionego. Wniosek o przedłużenie powinien zostać złożony przed końcem upływającego okresu ochrony, ale nie wcześniej niż na rok przed upływem tego okresu ochrony i nie później niż 6 miesięcy po jego upływie.

Przeanalizujmy taki przypadek w którym Licencjodawca złożył wniosek o rejestrację znaku w 2016r. Prawo ochronne na znak towarowy zostało udzielone w 2018r. (decyzja Urzędu Patentowego), ale 10-letni okres ochrony liczony jest od 2016r.(data założenia wniosku) Wobec tego w 2012r. Licencjodawca uzyskał możliwość udzielenia licencji w rozumieniu Ustawy.

Jeżeli licencjobiorca będzie zainteresowany zawarciem umowy na okres 10 letni lub na czas nieokreślony to zauważmy, że w okresie obowiązywania umowy licencji prawo ochronne na znak towarowy może wygasnąć na skutek upływu 10 letniego okresu ochrony (który w moim przykładzie upływnie w 2026r.)

Dlatego przystępując do umowy licencji koniecznie zweryfikuj informacje kiedy upływa okres ochronny. Pozwoli Ci to zabezpieczyć się przed sytuacją, w której umowa licencji przestanie obowiązywać na skutek upływu ochrony z rejestracji. Jeżeli licencjobiorca jest zainteresowany korzystaniem ze znaku towarowego ponad aktualny okres ochrony – warto z umowie licencyjnej zawrzeć postanowienia zobowiązujące licencjodawcę do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie  prawa ochronnego o kolejne okresy dziesięcioletnie przy zachowaniu ustawowych terminów. Brak złożenia wniosku może zostać obwarowane karami umownymi. Jest to o tyle ważne, że licencjobiorca pomimo tego, że ma interes prawny w wydłużeniu ochrony, nie może samodzielnie wystąpić z wnioskiem do Urzędu Patentowego RP. Drugie możliwe rozwiązanie to uzyskanie od licencjodawcy pełnomocnictwa do występowania przed Urzędem w sprawie o przedłużenie prawa ochronnego do znaku towarowego.

Na marginesie dodam, że istnieje możliwość udzielenia licencji na znak towarowy niezarejestrowany, czyli taki co do którego w ogóle nie został złożony wniosek o rejestrację lub wniosek został złożony, ale Urząd nie wydał decyzji w sprawie rejestracji – do takich umów stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.

radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcapranwyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.