W tym poście napiszę o tym jak skutecznie nabyć prawa autorskie do znaku towarowego.

Czy każdy znak towarowy jest utworem?

Znak nie musi być utworem i często nie jest. Nie ma bowiem wymogu, aby znak towarowy posiadał szczególne walory artystyczne. Zgodnie z Ustawą prawo własności przemysłowej[1] (PWP) „znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”(art. 120 PWP). Proste znaki słowne np. Poczta Kwiatowa®[2] co do zasady nie są utworami, ponieważ „nie posiadają autonomicznej wartości twórczej”[3]. Sam pomysł użycia danego słowa lub wyrażenia w funkcji znaku towarowego nie korzysta z ochrony prawno-autorskiej.  Wynika to wprost z art. 1 ust. 2¹ Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [4] (Prawo Autorskie), zgodnie z którym idea nie jest utworem.

Natomiast Sąd Najwyższy w cytowanym wyżej orzeczeniu stwierdził, że „o uzyskaniu statusu utworu nie decyduje sposób korzystania z danego wytworu”. Zatem użycie słowa lub innego wytworu w funkcji znaku nie nada im cech utworu. Z drugiej strony użycie utworu w funkcji logo nie skutkuje zmianą statusu prawno-autorskiego, w tym ograniczeniem praw autorskich twórcy.

Można więc założyć, że prawa autorskie dotyczą znaków graficznych (w tym deseni) i znaków słowno-graficznych, dźwiękowych oraz form przestrzennych np. kształtu towaru lub opakowania. Natomiast wyjątkowo utworem będą znaki słowne, np. litery lub cyfry.

Czy nabycie praw autorskich  jest konieczne z punktu widzenia prawa własności przemysłowej ?

Tak. Osoba uprawniona z tytułu majątkowych praw autorskich do utworu wykorzystywanego w funkcji znaku (np. sam autor) może skutecznie złożyć sprzeciw wobec rejestracji znaku lub doprowadzić do nieważnienia rejestracji. (art. 152 a oraz 164 PWP). Podstawą sprzeciwu będzie naruszenie praw autorskich o ile zgłaszający ich nie nabędzie. Innymi słowy brak dołożenia należytej staranności przy nabywaniu praw autorskich może skutkować ryzykiem utraty prawa ochronnego do znaku towarowego oraz zarzutami o naruszenie praw autorskich do utworu.

Jak skutecznie nabyć prawa autorskie do znaku ?

W celu skutecznego nabycia prawa autorskiego do znaku towarowego będącego utworem, należy spełnić wszystkie wymagania określone dla takiej umowy poprzez Prawo Autorskie. O umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych pisałam już wcześniej, dlatego odsyłam Was do moich wpisów na blogu https://radcaprawnyefm.pl/umowa-przeniesienia-autorskich-praw-majatkowych-cz-i/.

Obok tych niezbędnych elementów umowy są jeszcze dwa zagadnienia szczególne, których regulacja będzie konieczna, jeżeli utwór ma być wykorzystywany w funkcji znaku towarowego: określenie sposobu korzystania z utworu oraz przeniesienie praw na szczególnym polu eksploatacji.

Sposób korzystania ze znaku towarowego.

Przykładowe sposoby korzystania ze znaku zostały wprost wymienione w PWP jako: umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich import lub eksport a także oferowanie lub świadczenie usług pod tym znakiem oraz umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług. I na końcu posługiwanie się nim w celu reklamy (art. 154 PWP). Wydaje mi się, że w tym zakresie treść PWP odpowiada powszechnemu rozumieniu korzystania ze znaku.

Sposób korzystania z utworu.

Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku utworów. Prawo Autorskie mówi tak: „Jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu, powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami” (art. 49 Prawa autorskiego).

Prawo wskazuje wytyczne dla ustalania dopuszczalnego zakresu korzystania z utworu przez nabywcę. Zakres korzystania powinien wynikać przede wszystkim z treści umowy wprost lub poprzez dokładne opisanie samego utworu.

Przykładowo, jeżeli przedmiotem umowy jest grafika stanowiąca ilustrację do tekstu literackiego – to strony mogą wyraźnie wskazać zakres korzystania. Ale nawet gdy tego nie zrobią, będzie on  wynikał z celu i charakteru utworu tj. wydanie w formie książkowej wraz z tekstem. W tym wypadku, przy braku wyraźnego wskazania, że grafika może być wykorzystana w funkcji znaku towarowego uznałabym, że nabywca ilustracji przekroczył uprawnienia z umowy dokonując zgłoszenia grafiki jako znaku towarowego.

Inaczej będzie gdy strony w umowie opiszą utwór graficzny jako: logo, logotyp, oznaczenie towarów lub usług przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji uważam za bezsporny wniosek, że korzystanie przez nabywcę praw autorskich z grafiki w funkcji znaku towarowego i jego rejestracja będą zgodne z celem i przeznaczeniem utworu.

Pola eksploatacji utworu.

Jak już zapewne wiesz (np. z moich wcześniejszych wpisów:  https://radcaprawnyefm.pl/umowa-przeniesienia-autorskich-prawa-majatkowych-cz-ii/) każda umowa przeniesienia praw autorskich powinna wskazywać pola eksploatacji. Jest to konieczne dla ustalenia w zakresie jakich pól doszło do przeniesienia prawa autorskiego.

Jako pole eksploatacji rozumie się sposób korzystania z utworu wyodrębniony technicznie pozwalający na dotarcie do nowej grupy odbiorców, samodzielny w sensie ekonomicznym. Przy czym decydujące znaczenie ma samodzielność ekonomiczna.[5]

Prawo Autorskie nie definiuje pola eksploatacji, ale przykładowo je wymienia w następujący sposób:

1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Pola eksploatacji znaku towarowego

Celem tego wpisu jest odpowiedź na pytanie jak skutecznie nabyć prawa autorskie do utworu w celu korzystania z tego utworu w funkcji znaku towarowego. Aby nabycie było prawidłowe umowa powinna wskazywać prawidłowe pola eksploatacji.  Czy korzystanie ze znaku towarowego stanowi odrębne pole eksploatacji z punktu widzenia pól eksploatacji wymienionych przez Prawo Autorskie? Moim zdaniem taka eksploatacja utworu nie jest odrębna technicznie i nie pozwala na dotarcie do nowej grupy odbiorców, ale stanowi odrębną wartość ekonomiczną. Dlatego zawierając umowę w przedmiocie przeniesienia praw autorskich w celu korzystania z utworu w funkcji znaku towarowego koniecznie należy wskazać odrębne pole eksploatacji.

r.pr. Elżbieta Figat-Michalak

[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej.

[2] Prawo Ochronne nr Z.333258, UPRP

[3] Wyrok SN z 22.06.2010 r., IV CSK 359/09, OSNC 2011, nr 2, poz. 16.” „1. Krótka jednostka słowna, pełniąca rolę znaku towarowego, może być utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), jeżeli wykazuje autonomiczną wartość twórczą.” 2.Z art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego wynika, że objęcie dzieła ochroną prawnoautorską nie zależy od jego przeznaczenia. Użytkowy charakter i cel powstania dzieła nie pozbawia go charakteru utworu w rozumieniu tego przepisu, jeżeli spełnione są określone w nim pozytywne przesłanki. 3. Dany wytwór, w tym krótka jednostka słowna, musi posiadać autonomiczną wartość twórczą, autonomiczne cechy utworu, określone w prawie autorskim i zdolność do samodzielnej egzystencji na różnych polach eksploatacji. O uzyskaniu statusu utworu nie decyduje natomiast sposób korzystania z danego wytworu, co jest szczególnie wyraźne, gdy chodzi, jak w rozważanym wypadku, o pojedyncze słowo. 4. Sama idea, pomysł, polegający na połączeniu określonego słowa ze sposobem jego wykorzystania w ściśle określonym celu, nie podlega ochronie prawnoautorskiej.”

[4] Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[5] Tak Tomasz Targosz w komentarzu do art. 50, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz LEX Redakcja naukowa Damian Flisak, LEX a Wolters Kluwer Business Warszawa 2015r.

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcaprawnyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.