Pomysł Harrego i Meghan, aby czerpać zyski z licencjonowania znaku towarowego nie jest ani oryginalny ani nowy. Chyba najbardziej rozpoznawalnym przykładem zbijania fortuny na licencjonowaniu marki jest Donald Trump (polecam dokument „Trump: amerykański sen” dostępny na Netflix).

Książęca para postanowiła „wypisać się” z Rodziny Królewskiej i budować samodzielność finansową pracując samodzielnie, ale pod szyldem „ROYAL” (ang. Królewski). W tym celu został złożony wniosek o rejestrację znaku  „Royal Sussex Charities” w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, dla takich towarów jak długopisy, czasopisma, kieliszki kryształowe, pościel i ręczniki i wiele innych.

Zgłoszenie znaku towarowego posiadającego element słowny „ROYAL”, zostało uznane przez Królową Elżbietę II jako prowadzące do komercjalizacji monarchii dlatego sprzeciwiła się rejestracji.

Harry i Meghan ostatecznie zrezygnowali ze spornego znaku słownego, nie omieszkali jednak zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, ani Królowa ani żaden inny organ U.K. nie posiada uprawnienia do skutecznego sprzeciwiania się komercjalnemu wykorzystywaniu określenia ROYAL na świecie.

Czy Królowa Wielkiej Brytanii posiada wyłączność na posługiwanie się oznaczeniem ROYAL ?

Oczywiście nie!  (w omawianym przypadku zaważyły względy pozaprawne)

Dlatego w drodze do Banku THE ROYAL BANK OF SCOTLAND[i] możemy wpaść na burgera McRoyal[ii]. Kawę zaparzymy w ekspresie REX-ROYAL[iii], żeby później wypić ją w filiżance ROYAL TARA[iv], przegryzając do tego ciasteczko BISCUIT ROYAL[v].

Bezwzględny zakaz rejestracji symboli państwowych

Istnieje jednak grupa „symboli władzy”, które są wyłączone spod rejestracji na mocy konwencji paryskiej[vi]. Należą do nich przede wszystkim flagi oraz herby i godła państwowe. Nie można zarejestrować jako znaku towarowego urzędowych oznaczeń, stempli kontrolnych i gwarancyjnych, a także wszystkiego, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby ich naśladownictwem. Symbole te nie mogą stanowić również elementu składowego znaku.

Jeżeli właściwy urząd przy weryfikacji zgłoszenia zidentyfikuje jako element znaku, symbol wyłączony z rejestracji przez konwencję paryską, odmówi rejestracji.

r.pr. Elżbieta Figat-Michalak

Przypisy:

[i] THE ROYAL BANK OF SCOTLAND – znak słowny zarejestrowany na rzecz The Royal Bank of Scotland Group plc nr rejestracji EUIPO 000097402.

[ii] McRoyal – znak słowny zarejestrowany na rzecz McDonald’s International Property Company, Ltd., nr rejestracji EUIPO 000015818.

[iii] REX-ROYAL – znak słowno-graficzny zarejestrowany na rzecz Rex-Royal AG nr rejestracji EUIPO 000108977.

[iv] ROYAL TARA – znak słowny  zarejestrowany na rzecz Royal Tara Giftware Ltd, nr rejestracji EUIPO 000322933.

[v] BISCUIT ROYAL – znak słowno-graficzny zarejestrowany na rzecz Netto Marken-Discount AG & Co. KG, nr rejestracji  Germany – DPMA 303101741.

[vi] Konwencja paryska AKT SZTOKHOLMSKI zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

Artykuł  6 ter

1. a) Państwa będące członkami Związku zgadzają się, w wypadku braku zezwolenia właściwych organów, odmawiać rejestracji lub unieważniać rejestrację i na podstawie odpowiednich zarządzeń zakazać używania, jako znaku towarowego lub jako części takiego znaku: herbów, flag i innych godeł państwowych Państw będących członkami Związku, przyjętych przez nie urzędowych oznaczeń i stempli kontrolnych i gwarancyjnych, a także wszystkiego, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby ich naśladownictwem.
2. b) Postanowienia zawarte w punkcie a) stosuje się również do herbów, flag i innych godeł, skrótów nazw lub nazw międzynarodowych organizacji rządowych, których członkami są jedno lub więcej Państw będących członkami Związku, z wyjątkiem herbów, flag i innych godeł, skrótów nazw lub nazw, które były już przedmiotem obowiązujących umów międzynarodowych, mających na celu zabezpieczenie ich ochrony.
3. c) Żadne Państwo będące członkiem Związku nie będzie zobowiązane do stosowania postanowień zawartych w punkcie b), ze szkodą dla uprawnionych z praw nabytych w dobrej wierze przed wejściem w życie niniejszej Konwencji w tym Państwie. Państwa będące członkami Związku nie są zobowiązane do stosowania wymienionych postanowień, jeżeli używanie lub rejestracja, o której mowa w punkcie a), nie wywołuje w przekonaniu odbiorców wrażenia istnienia związku między daną organizacją a herbami, flagami, godłami, skrótami nazw lub nazwami albo jeżeli to używanie lub rejestracja nie wprowadzałyby odbiorców w błąd co do istnienia związku między użytkownikiem a organizacją.
4. Zakaz używania urzędowych oznaczeń i stempli kontrolnych i gwarancyjnych będzie stosowany tylko wówczas, gdy znaki, które będą je zawierały, będą przeznaczone do używania na towarach tego samego lub podobnego rodzaju.
5. a) W celu stosowania tych postanowień Państwa będące członkami Związku zgadzają się przekazywać sobie wzajemnie, za pośrednictwem Biura Międzynarodowego, listę godeł państwowych, urzędowych oznaczeń i stempli kontrolnych i gwarancyjnych, które chcą lub będą chciały w przyszłości poddać ochronie przewidzianej w niniejszym artykule w sposób nieograniczony lub w pewnych granicach, a także przekazywać wszelkie zmiany, wprowadzone później do tej listy. Każde Państwo będące członkiem Związku udostępni notyfikowane przez siebie listy do wiadomości powszechnej we właściwym czasie.

Jednakże notyfikacja nie jest obowiązkowa w stosunku do flag państwowych.

1. b) Postanowienia zawarte w punkcie b) ustęp 1 niniejszego artykułu stosuje się tylko do herbów, flag i innych godeł, skrótów nazw lub nazw międzynarodowych organizacji rządowych, o ile zostały one przekazane do wiadomości Państwom będącym członkami Związku za pośrednictwem Biura Międzynarodowego.
2. Każde Państwo będące członkiem Związku będzie mogło w terminie dwunastu miesięcy od otrzymania notyfikacji przekazać zainteresowanemu Państwu lub międzynarodowej organizacji rządowej, za pośrednictwem Biura Międzynarodowego, swoje ewentualne zastrzeżenia.
3. W stosunku do flag państwowych środki przewidziane w ustępie 1 będą stosowane tylko do znaków zarejestrowanych po dniu 6 listopada 1925 roku.
4. W stosunku do godeł państwowych innych aniżeli flagi, urzędowych oznaczeń i stempli Państw będących członkami Związku oraz w stosunku do herbów, flag i innych godeł, skrótów nazw lub nazw międzynarodowych organizacji rządowych postanowienia powyższe będą stosowane tylko do znaków zarejestrowanych po upływie ponad dwóch miesięcy od otrzymania notyfikacji przewidzianej w ustępie 3.
5. W razie złej wiary Państwa będą mogły wykreślić nawet znaki zarejestrowane przed dniem 6 listopada 1925 roku i zawierające godła państwowe, oznaczenia i stemple.
6. Osoby fizyczne i prawne każdego Państwa, które byłyby upoważnione do używania godeł państwowych, oznaczeń i stempli swego Państwa, będą mogły ich używać nawet wówczas, gdyby były one podobne do godeł państwowych, oznaczeń i stempli innego Państwa.
7. Państwa będące członkami Związku zobowiązują się zakazać bezprawnego używania w handlu herbów państwowych innych Państw będących członkami Związku, jeśliby to używanie mogło wprowadzić w błąd co do pochodzenia produktów.
8. Powyższe postanowienia nie stanowią przeszkody do korzystania przez Państwa będące członkami Związku z możliwości odmówienia lub unieważnienia rejestracji na podstawie artykułu 6 quinquies litera B ustęp 3 znaków zawierających bez zezwolenia herby, flagi i inne godła państwowe lub przyjęte przez dane Państwo będące członkiem Związku urzędowe oznaczenia i stemple, jak również wyróżniające oznaczenia międzynarodowych organizacji rządowych wymienione w ustępie 1.

radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcaprawnyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Jeżeli Twój Klient oczekuje, że zaprojektujesz logo, które będzie automatycznie kojarzone  przez klientelę z jego towarami albo z cechami tych towarów, a równocześnie masz informację, że oznaczenie będzie zgłaszane do rejestracji, musisz znać art. 129 (1) ust. 1 pkt. 3 Ustawy prawo własności przemysłowej* (odpowiada mu art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o znaku towarowym UE**). Przepisy te mówią, że nie rejestruje się znaków, które są opisowe, przy czym jako opisowe rozumie się elementy mogące służyć w obrocie do wskazania: rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Równocześnie oznaczenie wyłącznie opisowe nie zostanie zidentyfikowane jako oznaczenie komercyjnego pochodzenia towarów, a wyłącznie jako wskazanie jego właściwości. Tym samym nie będzie spełniało funkcji znaku towarowego.

Przykładem oznaczenia typowo opisowego będzie znak słowny „edu ski”, dla świadczenia usług nauki jazdy na nartach. Wszystkie określenia odnoszące się do jakości, typu „light”, „extra”, „fresh” dla towarów lekkich, nie zostaną zarejestrowane. Tak samo jak określenie „sześciopak”, wskazujący na ilość sprzedawanych towarów.

Ponieważ odmowa rejestracji dotyczy znaków, które są WYŁĄCZNIE opisowe, to zdolność odróżniającą można nadać poprzez graficzne ujęcie znaku. W takim wypadku przedmiotem zgłoszenia do urzędu będzie znak słowno-graficzny.

Jednakże analiza orzecznictwa urzędów (oraz sądów) w sprawach rejestracji znaków towarowych wskazuje, że nadanie prostej i oczywistej formy graficznej nie będzie wystarczające dla uzyskania zdolności odróżniającej.

Przykładowo w sprawie rejestracji znaku słowno-graficznego „Natural Beauty” dla kosmetyków, uznano, że opisowy charakter elementu słownego, nie zmienił się poprzez nadanie banalnej grafiki (Wyrok z dn. 11.07.2012 r. w sprawie T-559/10 Laboratoire Garnier et Cie, kl. 3.)

Prawo do znaku towarowego chroni wykreowane skojarzenie między towarami a oznaczeniem. Symbole opisowe nie są wynikiem wysiłku intelektualnego, wykorzystują tylko już istniejące skojarzenia i dlatego nie zasługują na rejestrację.

 * Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r.

** ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcaprawnyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.